1.“新颖性”概念的扩大化增大了专利布局的难度

2008 年专利法第 22 条修改了抵触申请的概念，规定在申请日以前，如果任何单位或者个人已经就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的话，将构成抵触申请。从定义来看，抵触申请的范围扩大了，此前只有“他人”提出的相同主题申请才可能构成抵触申请，现在则扩大为包括申请人本人在内的“任何人”提出的在先申请。

此前，由于“抵触申请”不包括申请人本人提出的申请，因此企业在试验数据初步完备的情况下即可先提交基础申请；在该基础申请公布之前，如果后续研究取得新的进展，还可以随时提交跟进的申请，保护更具体的技术方案。

例如，企业通过研究发现此前用作染料的化合物 A 具有降血压作用，因此提交了一件基础申请，要求保护包含化合物 A 和可药用载体的药物组合物，并在说明书中一般性地教导所述可药用载体可以是乳糖、磷酸钙、淀粉、藻酸、滑石粉等常规载体。

在该基础申请公布前夕，企业又意外地发现采用藻酸作为载体效果特别好，此时可以直接提交一件新申请，要求保护包含化合物 A 和藻酸的药物组合物，因为此前基础申请中的教导不会破坏该在后申请的新颖性。

这是一种相当常见的做法。但是，在“抵触申请”的概念扩大到“本人”提交的相同主题申请之后，这种做法就不再可行了，因为之前基础申请中的教导将会直接破坏该在后申请的新颖性。这无疑给企业的专利布局带来了额外的困难。

因此，在撰写专利申请时，如果相关研发活动还在活跃进行，那么在说明书中提供的一般性教导不宜过细，举例不宜过多，能够满足充分公开或者支持性的基本要求即可，否则有可能给企业自身提交的后续申请造成妨碍。

同样值得注意的是化合物领域独特的“新颖性标准”。2010 年审查指南第二部分第十章 5.1 节规定：“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外”。但在实践中，申请人要想举证证明申请日之前无法获得该化合物是相当困难的，几乎是不可能完成的任务。也就是说，在评价新颖性时，在大多数情况下，化合物在对比文件中仅仅被“提到”通常即可推定其缺乏新颖性。这在无形之中进一步扩大了化合物发明“新颖性”所涵盖的范围，增大了获得权利的难度。

根据目前的审查实践，以下情形可以认为是现有技术中“提到”了有关化合物：

（1）如果现有技术将化合物以表格化合物的形式公开，可认为现有技术中提到了这些化合物；

（2）现有技术公开的通式化合物中只有一个变量并且该变量的可选项均是具体取代基，则对于从中选择每个具体取代基而得到的具体化合物均可认为其已被现有技术提到。

案例 1

现有技术中公开了通式化合物 ，其中R1为甲基、乙基、NO2等。此时可以认为现有技术中提到了甲苯、乙苯、硝基苯等具体化合物。

从中可以看出，在“新颖性”概念扩大化以后，“表格化合物”的公开成为双刃剑，既可以阻止竞争对手的后续申请得到专利权，也会使申请人本人的在后申请丧失新颖性。

这就要求企业在撰写化合物专利申请时，结合市场策略和研发规划对于是否公开表格化合物进行更加周密的评估：在申请提交之后，如果后续研究还将持续进行，那么说明书中“表格化合物”的列举就要特别慎重，否则可能对企业自身的后续研究产生妨碍，甚至导致最终实际筛选出的活性化合物无法获得授权；但如果能够确定不会再进行任何后续研究，那么可以在说明书中多列举一些“表格化合物”，以便限制竞争对手的跟进申请。

 

 

作者  邰红 程淼