4. 关注中国对于申请文件修改的严格要求

中国对提交申请文件之后的修改有着有别于其他国家的严格限制。

2008 年专利法第 33 条规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。审查指南对于“记载”的解读是由原申请文件“直接地、毫无疑义地确定”。这是一个相当严格的要求。

那什么叫“毫无疑义”呢？根据目前的审查实践，“毫无疑义”指的是在申请文件中虽然没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图可以唯一确定的内容。请看以下两个案例。

案例9

原始权项 1 中提到 R1 为烷基。实施例中实际测试了 R1 为甲基和丙基的化合物。

申请人可以在提交主动修改时将 R1 修改为乙基么？

案例10

说明书中提到“大肠杆菌可以生活在人的肠道之中……于 370C 培养大肠杆菌”。此处的“370C”是一个明显的错误，申请人可以在提交主动修改时将其修改为“37℃”么？

根据审查指南中的标准，这两种修改都将是不允许的，因为尽管这种修改对于本领域技术人员来说是很“合理”的，但还达不到“毫无疑义”的程度。毕竟案例 9 中的“乙基”没有实际测试过，而案例 10 中，“370C”有错误是没有疑义的，但正确的应该是“37℃”还是“30℃”则并不确定。因此，按照目前的审查实践，这两种修改都有可能不被接受。

目前，在没有直接文字对应的情况下，用上位概念代替下位概念的修改一般是不允许的。这实际上剥夺了申请人在审查过程中基于说明书公开的内容重新概括出合理保护范围（俗称“二次概括”）的机会。

这不同于其他绝大多数国家的审查标准。在美国、欧洲、日本等地，只要是得到说明书“支持”的技术方案通常都可以通过修改引入权利要求中；而在中国，即使得到说明书“支持”的修改也不一定能引入权利要求，还须符合可以从原申请文件“唯一确定”的标准才行。这无疑对于原始申请文件的撰写质量提出了近乎苛刻的要求。

特别值得注意的是，中国专利法中没有提供专利授权后更正申请文件中的错误的专门程序。如果专利权人发现已经授权的专利中存在错误，那么几乎没有办法挽救。

而在无效宣告程序中，不允许从说明书里提取技术特征补充到权利要求中，通常只能是权利要求的删除、合并和技术方案的删除。如果主权项因为范围太宽而遇到新颖性或支持性问题，同时又没有其他的从属权项可以克服该问题，那么在无效程序中将相当棘手。

案例11

本专利涉及三噁烷的制造方法，在实审过程中没有收到审查意见通知书而直接授权。授权后，无效请求人以权利要求缺乏创造性等为由提出无效请求。相应的同族专利在日本也被提出“异议”，最后通过将说明书实施例中的特征引入权利要求而克服了创造性问题。但在中国，此种修改在无效程序中不被接受。尽管本案代理人通过争论证据问题而得以胜诉，但仍然暴露出了权利要求撰写中的瑕疵。

案例12

本案中，授权的第一组权利要求 1-30 涉及释放改良型药用制剂，第二组权利要求31-34 涉及化合物用于生产 权利要求1 定义的药用制剂的用途。在无效程序中，申请人删除了原权利要求 1-8，将原权利要求 9 改为新的独立权利要求 1。由于原权利要求 31只引用了原权利要求 1，没有引用原权利要求 9，即修改后权利要求 31 原来的引用基础不再存在。因此复审委要求必须删除原权利要求 31-34。产生该问题的原因就在于后续不同主题的独立权利要求没有引用第一组权利要求的“任一项”。

针对以上这些问题，我们有如下建议：

(1) 在撰写专利申请时，事先进行充分的检索，准确了解现有技术的情况，争取在原始提交的权项中直接要求保护一个合理的范围，避免概括过宽从而不得不在审查阶段反复进行修改。

(2) 充分利用两次主动修改机会和提交分案申请的机会，尽早将有关缺陷消除。

(3) 重视从属权项的撰写。凡是在无效阶段对于权利要求的新颖性、创造性或者支持性“可能”有用的技术特征都要尽量写到从属权项中，否则到了无效阶段就没有机会再将这些特征引入权项之中了。

(4) 如果涉及多组不同主题的权项，例如化合物、组合物、用途、制备方法等，在后的独立权利要求最好引用相关组的全部权项。例如，第一组权项涉及一系列活性化合物，要求保护其制药用途的第二组权项可以撰写成“权利要求 1-10 之任一项的化合物在制备治疗心脏病的药物中的用途”，尽量不要仅仅引用权利要求 1 或者少数几个权项，这样在无效阶段的回旋余地会更大一些。

(5) 保证商业上重要的产品被至少一个具体的从属权项覆盖。特别是对于医药专利，一定要确保最终筛选出的活性化合物已经写入到从属权项中。这些从属权项由于范围很窄，因此权利往往比较稳定，而且在侵权判断时通常比较直接，其可执行性有时反而比范围最大的主权项还要强。

 

 

 

                                      作者  邰红 程淼

                                      摘自 《专利代理与专利审查业务经验交流》